我国《商标法》第63条第3款规定,人民法院确定商标侵权的赔偿数额需要按照权利人的实际损失、侵权人非法获利、许可费倍数和法定赔偿的顺位关系来进行。本来处于侵权损害赔偿补充地位的法定赔偿,现已成为最主要的损害赔偿计算方式,而且滥用问题十分严重。笔者结合自己所办理的一起商标侵权案件,对不该适用法定赔偿而适用、适用法定赔偿而违背公平原则的滥用问题予以探讨。

通过笔者所办理的一起“J”牌商标侵权案件和其他学者的两项案例研究发现,法定赔偿已经成为我国法院首选的商标侵权赔偿数额确定办法,而且滥用情况十分严重。

位于沈阳市和平区的A保健品批发站(以下简称A批发站)属于个体经营,业主是张女士。根据合同约定,A批发站需要从某省某市的B卫生用品有限公司(以下简称B公司)在辽宁的代理商D公司进货。2011年9月的一天,张女士有事外出,有一个上门送货自称江伟的人,用三轮车拉来“J”牌避孕套三箱,内装避孕套6 756只。“J”牌避孕套是B公司生产的获得国内驰名商标的商品。江伟对A批发站的业务员李某说:“我是某市B公司的业务员,手里有几箱‘J’牌避孕套,现在我急需用钱,以成本价甩卖给你们,0.25元/只。”业务员李某在A批发站仅工作了一年多时间,无法识别江伟提供的商品是真货还是假货。李某根据自己的经验,认为江伟提供的商品比同品质的商品稍微便宜一些,在没有给B公司打电话核实江伟身份的情况下,就以0.25元/只的价格进了货。4天后,被沈阳市工商行政管理局和平分局查获。工商和平分局根据B公司出具的鉴定书,认定A批发站进的这批“J”牌避孕套属于假冒商品,并作出如下处罚决定:责令当事人立即停止违法行为;没收并销毁“J”牌避孕套6 756只;罚款1 000元。

2011年12月5日,B公司委托律师向沈阳市中级人民法院提起商标侵权诉讼。原告B公司根据我国原《商标法》第52条第2项(现行《商标法》第57条第3项),认为被告张女士销售侵犯注册商标专用权的商品,侵犯了原告的注册商标专用权。原告认为,被告在其经营场所销售侵权商品已经有很长时间,由于无法得知被告销售“J”牌避孕套的具体数量,因此无法确定被告因侵权所获得的利益,也无法确定由此给原告造成的损失,请求人民法院根据原我国《商标法》第56条第2款(现行《商标法》第63条第3款),判令被告赔偿原告损失10万元。被告委托笔者作为代理律师,协助其应诉。后来,法院在无法计算侵权损害赔偿数额的情况下,适用《商标法》法定赔偿的规定,判决被告赔偿原告1万元并承担本案的诉讼费。被告服从法院判决,没有提出上诉。

“J”牌商标侵权案件的法律适用显示,法定赔偿制度具有帮助法院回避损失赔偿计算难题的好处。基于这一原因,国内商标侵权案件的审判实践中以法定赔偿方式确定赔偿额的案件现已占据了极大的比例。中南财经政法大学知识产权研究中心以2008年6月以来各级法院审理的1 097件商标侵权案件为统计对象,发现各级法院适用法定赔偿确定赔偿数额的情况占比97.63%^[1];有学者在我国15个省市随机选取的1 073份涉及商标侵权损害赔偿的判决书中发现适用法定赔偿的判决共1 049份,占比97.76％。这位学者研究后指出,这些适用法定赔偿判决的案件绝大多数缺乏必要的说理和严密的推论,导致现阶段法定赔偿在适用的准确性与合理性问题上备受争议^[2],所以,仅仅认为法定赔偿(该文称酌定赔偿)有滥用之倾向^[3]是不够的,需要进一步将其表述为“滥用情况已十分严重”。

通过上述案例研究可以发现:“滥用”问题主要体现在两个方面,一是不该适用法定赔偿而适用,二是适用之后,法定赔偿数额与实际损失数额相差太大而违背了公平原则。针对这两个“滥用”问题,本文在以下两个方面论述了相应的司法对策。

在“J”牌商标侵权案件的审理过程中,原告通过工商机关的处罚决定来证明被告侵权行为的存在,但是对于主张被告有持续侵权行为却没有提供何时开始、从开始到最后一次被工商机关处罚期间的有关侵权行为的证据。由此使笔者认识到,我国《商标法》第63条第3款关于商标侵权法定赔偿适用条件的规定“权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定”是由两个条件组成的,第一个条件是原告能够举证证明侵权行为或持续侵权行为的存在,第二个条件是原告难以用证据确定权利人因侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益及可以参照的该注册商标的许可使用费,而不得不适用法定赔偿。其中,第一个条件是第二个条件的基础。如果不能满足第一个条件,就没有必要考虑第二个条件。

首先,需要满足第一个条件。就“J”牌商标侵权案件来看,原告主张就被告持续的侵权行为要求获得法定赔偿(由于受诉讼时效的限制,应该是2年时间以内),除了有最后一次工商机关的行政处罚决定这一证据以外,还需要提供在此之前2年时间内被告的其他侵权证据。本案原告没有向法院提供2年时间内被告有持续侵权行为的证据,只能就能够证明的最后一次侵权行为请求适用法定赔偿,但请求能否获得法院的支持还需满足第二个条件。

其次,需要满足第二个条件。“法定赔偿只是适当减轻了权利人的举证责任,并没有免除权利人的举证责任。”^[4]所以,法院不应直接认可不做举证努力而直接要求适用法定赔偿的原告的诉讼请求,而要根据《商标法》第63条的规定,首先要求原告对侵权所受损失、侵权人因侵权所得利益和可以参照的该商标的许可使用费进行举证,在相关证据难以确定赔偿数额的时候,再适用法定赔偿方式估算赔偿数额。那么,“J”牌商标侵权案件中能够证明的最后一次侵权行为能否满足第二个条件呢?6 756只“J”牌避孕套已经被没收并销毁,侵权人因侵权没有所得利益,但权利人有许可使用费方面的损失。在没有实际存在的“J”牌商标的许可使用费可以参照的情况下,需要适用法定赔偿方式来估算赔偿额,即根据假设的侵权人与权利人签订的商标使用许可合同所确定的商标许可使用费的大致数额来估算法定赔偿额(参见笔者在下文的论述)。

根据以上论述,适用商标侵权法定赔偿时,法院对原告所负举证责任应当提出以下两项要求:首先,原告能够举证证明侵权行为或持续侵权行为的存在;其次,原告难以用证据确定权利人因侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益及可以参照的该注册商标的许可使用费(简称“原告举证不能”)。

就“J”牌商标侵权案件来看,原告请求适用法定赔偿,能否满足“原告举证不能”这项要求呢?在庭审中,原告方代理人提出从原告在辽宁的代理商D公司那里已经了解到,被告从D公司进货数量有明显的减少,认为减少的原因是被告从销售假冒侵权商品的厂家那里进了货。那么,根据这一情况,法院应该首先考虑根据侵权所得利益来计算赔偿额,而不能对此置之不理就直接适用法定赔偿,因为原告可以从D公司那里获取被告销售侵权商品前后进货数量的证据,然后据此计算侵权所得利益。比如,原告从辽宁代理商D公司处获得证人证言,被告销售侵权商品之前每月平均从辽宁代理商D公司进货10万元,销售侵权商品之后每月平均从D公司进货5万元,那么侵权所得利益是大体可以计算出来的(可以推知差额部分5万元用来购买侵权商品了,用5万元除以被告进货的商品单价,得到商品数量,商品数量乘以被告每件商品的利润,可以得到每个月的侵权所得利益。每个月的侵权所得利益再乘以侵权的月数,就是被告的全部侵权所得利益)。如果被告主张有其他因素(比如需要经销利润更大的商品,而减少了“J”牌避孕套的进货)导致了进货数量的减少,那么被告需要举证证明确实有利润更大的商品的进货情况及进货数量;如果被告对其主张不能举证,那么其主张不能成立。由此可见,由于原告有收集证据按照侵权所得利益计算赔偿额的可能,不能满足“原告举证不能”这项要求,其法定赔偿的诉讼请求不应得到法院的支持。

针对“法定赔偿数额与实际损失数额相差太大而违背了公平原则”这一滥用问题,需要确立一些原则作为法定赔偿司法实践的理论指导,然后在遵循这些原则的基础上,将《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)第16条第2款比较抽象的确定法定赔偿额的各个因素加以具体化,以便适用。

《解释》第16条第2款规定:“人民法院在确定赔偿数额时,应当考虑侵权行为的性质、期间、后果,商标的声誉,商标使用许可费的数额,商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。”

司法实践离不开理论的指导,在适用《解释》第16条第2款时,必须在一些原则的指导下进行。根据该条规定,人民法院在确定法定赔偿额时,首先要遵循的一项原则就是综合考虑原则。笔者认为,除了这项原则之外,还应遵循以下两项原则:一是参考先例原则,二是接近实损原则。参考先例原则要求法官参考先前国内与该案情况类似的典型案件的生效判决,来确定本案的法定赔偿数额。接近实损原则要求法官确定的法定赔偿额要与实际的侵权损失尽可能地接近,避免因片面追求效率而背离公平原则太远。接近实损原则在国内法学界得到了较多的认可,有学者指出,侵权行为人承担赔偿责任的大小,应当以侵权行为人造成权利人的实际财产损失的大小为准^[5]。

美国有知识产权法律专家指出,法定赔偿具有补偿和惩罚的双重功能,惩罚功能显示了遏制侵权的法律政策,所以,法定赔偿对被告和其他侵权人的威慑作用,是适用法定赔偿的一个考虑因素^[6]。根据他的观点,是否按照接近实损原则估算法定赔偿数额就无法实现法定赔偿的惩罚功能了?这个问题可以纳入到当前我国知识产权法学界正在争议的两个问题中一并解答,这两个问题是由我国新《商标法》第63条第1款所规定的惩罚性赔偿制度和该条第3款所规定的法定赔偿制度所引发的,它们是:法定赔偿是否兼具补偿与惩罚的双重功能?如何看待惩罚性赔偿与法定赔偿的关系?^[7]

(1) 对“法定赔偿是否兼具补偿与惩罚的双重功能”问题的解答。新《商标法》将商标侵权分为非恶意商标侵权和恶意商标侵权,对于非恶意商标侵权,根据接近实损原则,在尽量接近实际损失、侵权获利或许可费倍数的基础上估算法定赔偿的数额,使之成为非惩罚性法定赔偿,只具有补偿功能而没有惩罚功能;对于恶意商标侵权,在根据接近实损原则估算出法定赔偿数额的基础上再通过增加该数额的倍数(1倍以上3倍以下)来估算法定赔偿的数额,使之成为惩罚性法定赔偿,在实现补偿功能的基础上还具有惩罚功能。据此,上述问题“是否按照接近实损原则估算法定赔偿数额就无法实现法定赔偿的惩罚功能了?”(答案是否定的)、“法定赔偿是否兼具补偿与惩罚的双重功能?”(答案是根据商标侵权的类型而定)就都得到了解答。由此可见,有学者在没有对商标侵权类型进行区分的基础上提出“现行商标法规定的法定赔偿制度实为惩罚性赔偿制度的一种特殊情况”^[8]的观点是片面的,因为该观点只适用于恶意商标侵权,而不适用于非恶意商标侵权。

(2) 对“如何看待惩罚性赔偿与法定赔偿关系”问题的解答。笔者认为,相对于法定赔偿这种估算赔偿,根据实际损失、侵权获利或许可费倍数计算赔偿数额的赔偿可以统称为精算赔偿,那么在此基础上计算出来的惩罚性赔偿,就不具有独立性,而是精算赔偿的一种类型,即惩罚性精算赔偿。法定赔偿是根据接近实损原则在精算赔偿基础上估算出来的(参见上文对非惩罚性法定赔偿数额的估算和在此基础上对惩罚性法定赔偿数额的估算),这样就使得惩罚性法定赔偿也不具有独立性,而是法定(估算)赔偿的一种类型。综上所述,惩罚性赔偿不具有独立性,它归属于精算赔偿和法定赔偿,包括惩罚性精算赔偿和惩罚性法定赔偿两种类型。据此观点,上述学者提出的观点“《商标法》第63条规定的法定赔偿已具有惩罚性赔偿的性质,二者不可并用”^[8]既有可取之处,又有不足之处。可取之处在于:惩罚性法定赔偿是法定赔偿的一种类型,对恶意商标侵权适用惩罚性法定赔偿之后就不可再适用不具有独立性的惩罚性赔偿了,二者的确不可并用。不足之处在于:对于非恶意商标侵权,法定赔偿不具有惩罚性赔偿的性质,只具有补偿性赔偿的性质(参见上文的论述)。

有法院工作人员撰文指出:司法实践中,相当多的案件适用了法定赔偿,当翻阅适用法定赔偿的知识产权侵权案件时,大量的判决一般均未具体分析确定赔偿额所酌定的因素及其作用,有的甚至不表述法院斟酌了哪些因素,原因在于损害赔偿的举证责任确实非常困难或当事人怠于举证,还有就是法律对法定赔偿规定得比较抽象^[9]。为了解决上述问题,法官在适用《解释》第16条第2款估算法定赔偿额时,需要将比较抽象的各个因素根据个案情况具体化为具体情形,并努力指导当事人对个案确定的具体情形举证质证,再根据具体情形的认定情况估算法定赔偿额,使估算的法定赔偿额尽量接近实际损失,在保证审判效率的同时尽量维护判决结果的公平性。遵循上述三项原则,笔者就如何具体适用《解释》第16条第2款中影响法定赔偿数额确定的相关因素提出以下建议。

(1) 对侵权行为性质的具体适用建议

第一,侵权行为在主观方面的过错程度。过错分为重过错(故意或明显过失)和轻过错(不明显过失或轻度过失),根据我国《商标法》第63条第1款关于惩罚性赔偿的规定及上文的论述,重过错侵权属于恶意侵权,要适用惩罚性法定赔偿;轻过错侵权如果属于非恶意侵权,要适用非惩罚性法定赔偿,惩罚性法定赔偿是在遵循接近实损原则估算非惩罚性法定赔偿基础上增加一定的倍数(1倍以上3倍以下)计算出来的。被多次处罚后仍继续侵权、故意侵权时间长达若干年^[10]、以侵权为业^[11]等情况属于比较容易认定的重过错侵权,对侵权人应当适用惩罚性法定赔偿。从美国法院的判例来看,被告多次重复侵权的主要原因在于其实际侵权获利高于对其处罚的数额^[10]。所以,要发挥惩罚性法定赔偿的威慑作用,就要保证惩罚性法定赔偿的数额要高于侵权人的实际获利。再看“J”牌商标侵权案件,由于A批发站需要从B公司在辽宁的代理商D公司进货,在没有给B公司打电话核实江伟身份的情况下从其手中进货在主观方面属于明显过失,应当适用惩罚性法定赔偿。第二,原告与被告之间的关系。原告与被告之间如果是竞争关系,竞争程度的大小与法定赔偿的数额呈正比关系;而原告与被告之间如果是合作关系,合作关系的好坏与法定赔偿的数额呈反比关系。就“J”牌商标侵权案件而言,原告作为制造商和被告作为经销商有着10来年的友好合作关系,被告为原告商品开拓辽沈市场立下了汗马功劳,假如法定赔偿可以适用,在被告承认错误并得到原告谅解的情况下,法院可以确定一个较低的法定赔偿额。

(2) 对侵权期间的具体适用建议

第一,侵权期间应当由原告负举证责任。第二,根据《解释》第18条的规定,侵犯注册商标专用权的诉讼时效为2年,如果侵权行为是持续的,侵权损害赔偿数额应当自权利人向法院起诉之日起向前推算2年计算。所以,根据这一规定,原告最好在2年的诉讼时效期间内向法院提起诉讼。

(3) 对侵权后果的具体适用建议

第一,被告侵权行为给原告商品市场占有率所带来的不利影响。对于被告使用原告注册后没有使用的商标、被告在普通注册商标商誉覆盖范围以外的使用等情况,法院对原告的法定赔偿请求可以不予支持,只判令被告承担原告为制止侵权行为所支付的合理开支即可。第二,被告侵权行为给原告商标许可使用合同的签订与履行带来的不利影响。被告的侵权会导致与原告协商签订商标许可使用合同的对方当事人放弃签订合同、已经签订的商标使用合同由于侵权商品的恶性竞争而无法继续履行,需要在估算原告因合同拒签或得不到履行所带来损失的基础上确定法定赔偿的数额。第三,被告销售假冒伪劣商品给原告商标商誉造成的损害。有些假冒伪劣商品,比如食品、电器等会给消费者带来人身财产方面的损失,进而使原告商标商誉遭到损害,损害表现为销售收入的减少和恢复受损商誉的宣传支出等,需要估算损失额并据此确定法定赔偿的数额。第四,被告是否隐藏或销毁侵权信息(借鉴美国法院的判例^[12])。被告隐藏或销毁侵权信息会掩盖侵权的损害后果,法院需要适用法定赔偿并判决被告承担较高的法定赔偿数额来弥补被掩盖侵权行为给原告造成的损失;反之,如果被告配合提供侵权信息,那么法院就可以考虑不适用法定赔偿或判决被告承担较低的法定赔偿数额。

(4) 对商标声誉的具体适用建议

商标根据声誉可以分为世界驰名商标、国内驰名商标、省级著名商标、市级知名商标和普通注册商标^[13]。商标的声誉越高,受到侵权的概率越高,侵权所造成的损失也越大,法定赔偿的数额也应该越高。损失包括市场份额减少、盗用商标商誉给权利人造成的许可费损失、商标商誉被淡化诋毁所造成的损失等情况。就“J”牌商标侵权案件来看,由于“J”牌属于国内驰名商标,假如法定赔偿可以适用的话,法院可以确定一个较高的法定赔偿额。

(5) 对假设的商标许可使用合同的具体适用建议

在没有实际存在的被侵权商标的许可使用费可以参照的情况下,需要借鉴美国在知识产权(主要是专利权)合同领域的相关经验,根据假设的许可使用费来估算法定赔偿额。假设的许可使用费是假设权利人和侵权人能够通过协商达成假设的许可协议而产生的,它是一种有根据的猜测,是根据市场数据和利润分配情况在经营风险变化幅度微小状态时所推测出的一个许可使用费的平均值^[14]。在根据假设的商标许可使用合同的相关情况来估算法定赔偿额时,可以根据侵权人商品大致的市场占有程度、侵权的期间和侵权的地域范围来确定假设的侵权人与权利人签订的商标许可使用合同的大致种类、时间和范围(比如,侵权人在3年时间里在某省独家销售侵犯注册商标专用权的商品,假设的商标许可使用合同的种类就是独占许可,侵权时间为3年,侵权范围是在某省范围以内),再根据假设的商标许可使用合同的种类(合同类型不同,利润分配比例不同,许可费也就不同)、时间和范围估算假设的商标许可使用费的大致数额,之后根据估算的假设的商标许可使用费的大致数额的合理倍数计算出法定赔偿的大致数额。根据以上分析,笔者认为,《解释》第16条第2款中的“商标使用许可费的数额,商标使用许可的种类、时间、范围”,应当修改为“假设的侵权人与权利人签订的商标许可使用合同的种类、时间、范围”。删除“商标使用许可费的数额”的根据在于《商标法》第63条第1款有“参照该商标许可使用费的倍数合理确定”赔偿数额的规定,既然赔偿数额能够确定,就无需依据“商标使用许可费的数额”来确定法定赔偿的数额。

(6) 对制止侵权行为的合理开支的具体适用建议

第一,根据《解释》第17条的规定,制止侵权行为的合理开支主要指权利人或者委托代理人调查、取证的合理费用,也可以包含符合国家有关部门规定的律师费用。由于上述费用是可以确定的(“J”牌商标侵权案件就能说明这一点),是为制止损害而在损害后发生的“额外损害”^[15],不符合法定赔偿的适用条件,不应纳入法定赔偿的范围,应当在法定赔偿数额以外另行确定^[16]。第二,制止侵权行为的合理开支只能作为确定法定赔偿额的考虑因素,如果调查、取证的费用和律师费用较高,可以推知侵权行为的性质、期间、后果等较为严重;反之,则不太严重。

总之,综合考虑以上各项相关因素,并将这些相关因素中的具体情形落到实处,使确定的法定赔偿额与实际的侵权损失尽可能地接近,法院作出的裁判才能得到原被告的信服和社会公众的认可,才有利于公平高效市场竞争环境的建设。